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Marchi comunitari

UAMI - Ufficio per la registrazione dei Marchi, Disegni e Modelli dell'Unione Europea

Il Marchio Comunitario ha un carattere unitario

ll Marchio Comunitario conferisce al suo titolare una protezione contro la riproduzione o l’imitazione del marchio su tutto il territorio dell’Unione europea.

Può essere registrato, trasferito, abbandonato, revocato o annullato, soltanto per l’intero territorio dell’Unione.

Viene presentata un’unica domanda alla quale segue un’unica procedura di esame, un’unica pubblicazione, la possibilità, una volta giunto a concessione, di una cessione unitaria, e un’unica pratica di rinnovo alla scadenza;
è sottoposto ad un’unica normativa, cioè quella dettata dal Regolamento CE n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 e non alle singole norme nazionali. In ogni Stato membro dell’Unione, quindi, il titolare del Marchio Comunitario godrà degli stessi identici diritti.

Titolari del marchio

Possono essere titolari di un Marchio Comunitario le persone fisiche o giuridiche, compresi gli enti di diritto pubblico, che abbiano il loro domicilio, la loro sede o uno stabilimento effettivo in un Paese membro dell’Unione europea ovvero aderente alla Convenzione di Parigi, ovvero firmatario dell’accordo TRIP sui diritti di proprietà intellettuale connessi al commercio. Le persone fisiche o giuridiche che hanno la nazionalità in tali Paesi o, in assenza di tali requisiti, ove si riscontrino condizioni di reciprocità con il Paese del richiedente.

Uso del marchio

Entro il termine di cinque anni, a partire dalla data di registrazione, devono essere commercializzati i prodotti o prestato il servizio cui il marchio si riferisce: in mancanza di tale adempimento la registrazione ottenuta può essere oggetto di un’azione di annullamento per mancato uso. Inoltre l’uso del marchio non deve essere interrotto per un uguale periodo di tempo.
E’ ritenuto sufficiente, al fine di considerare il marchio utilizzato, un uso limitato anche ad un solo Stato dell’Unione (per esempio soltanto all’Italia).

Priorità

Chiunque abbia regolarmente depositato un marchio, in uno Stato facente parte della Convenzione di Parigi, fruisce, durante sei mesi a decorrere dalla data del deposito della prima domanda, di un diritto di priorità per effettuare il deposito di una domanda di marchio comunitario per il medesimo marchio. Per effetto di tale diritto, la data di priorità è considerata data del deposito della domanda di marchio comunitario ai fini della determinazione dell’anteriorità dei diritti.
In pratica il titolare di una domanda nazionale, per esempio italiana, ha a disposizione sei mesi entro i quali decidere se estendere la tutela del proprio marchio a livello comunitario, senza temere che in questo periodo di tempo altri abbiano acquisito dei diritti tramite propri depositi.

Preesistenza

Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.

Rappresentanza di fronte all'UAMI

Per coloro che hanno il domicilio, la sede o uno stabilimento nella UE non vi è l’obbligo di nominare un mandatario.
Tuttavia, anche se un richiedente può depositare direttamente la propria domanda per ottenere un Marchio Comunitario, il ricorso ad un rappresentante specializzato è spesso utile.
L'esperienza e i consigli di un rappresentante professionale specializzato evitano alle imprese, che non dispongono di un proprio agente sperimentato in materia di marchi, le difficoltà legate ad un'insufficiente conoscenza del diritto dei marchi, delle regole procedurali e dei termini da rispettare.
La rappresentanza professionale potrà essere assunta, oltre che da avvocati abilitati ad esercitare ed aventi il domicilio in uno Stato membro della UE, soltanto da professionisti che hanno ottenuto una qualifica speciale e sono iscritti in un apposito albo tenuto presso l’UAMI.
ricerca dei mandatari autorizzati al deposito di marchi comunitari.

Scelta del marchio

La scelta di un marchio unico che deve poter essere utilizzato in diversi Paesi dalle lingue, culture, tradizione e abitudini diverse richiede uno studio più attento di quanto sia necessario per un marchio nazionale.
In particolare, occorre:

  • trovare un segno che graficamente sia riconoscibile e capace di avere un impatto.
  • accertarsi che il segno sia efficace quale veicolo di comunicazione e di promozione nei mass media e mezzo di individualizzazione dei prodotti e servizi dell'impresa, compresi i suoi sviluppi futuri.
  • verificare che il segno non rischi di vedersi rifiutata la registrazione a causa di incompatibilità con la normativa vigente.
  • verificare e valutare attentamente, con lo svolgimento di opportune ricerche, prima di predisporre la domanda di registrazione del marchio, che il segno non sia già interessato da diritti antecedenti.

Deposito della domanda

La domanda, che deve essere redatta su apposito modulo predisposto dall’UAMI
può essere trasmessa direttamente all'Ufficio di Alicante (Spagna) anche on line con deposito elettronico :

Ufficio per l'Armonizzazione nel Mercato Interno
(Marchi, Disegni e Modelli)
Avenida de Europa, 4
E-03008 Alicante


Oppure, a scelta del richiedente, può essere depositata presso uno dei servizi centrali della proprietà industriale degli Stati membri, che provvederà ad inoltrarla all’UAMI.

Nel caso dell’Italia:

Ministero dello Sviluppo Economico
Ufficio Italiano Brevetti e Marchi
Via Molise, 19
00187 - Roma

Lingue di lavoro

La domanda di Marchio Comunitario deve essere depositata in una delle 20 lingue della Comunità europea come "prima lingua".

È inoltre necessario indicare una seconda lingua, diversa dalla prima e corrispondente ad una delle cinque lingue dell'Ufficio, vale a dire: spagnolo, tedesco, inglese, francese, italiano.

La seconda lingua serve per le procedure di opposizione e di cancellazione e, qualora la prima lingua non rientrasse tra le cinque lingue dell'Ufficio, per le comunicazioni di quest'ultimo con il richiedente.

Le lingue ufficiali dell’UAMI, oltre alle cinque sopra indicate, sono:
danese, olandese, greco, portoghese, svedese, finlandese.

Le nuove lingue ufficiali dal 1^ maggio 2004 sono:
ceco, estone, lettone, lituano, maltese, polacco, slovacco, sloveno e ungherese

Esame della domanda da parte dell’UAMI

esame dei requisiti formali
l’esame considera i dati contenuti nella domanda, come il nome del richiedente, la lista dei beni e la rappresentazione del marchio, la rivendicazione di priorità, il pagamento delle tasse. Se è necessario l’Ufficio invita il richiedente a regolarizzare la domanda o a effettuare il pagamento delle tasse entro un termine prestabilito. Al termine di questa prima fase viene assegnato un numero e la data di deposito.

esame degli impedimenti alla registrazione
vengono esaminati gli impedimenti assoluti alla registrazione; per esempio, la mancanza di distintività del marchio, la possibilità che i marchi siano ingannevoli o descrittivi del prodotto. Qualora emerga l’esistenza di uno o più impedimenti assoluti che non possono essere superati, l’UAMI emette una comunicazione di rifiuto della registrazione.

Ricerca

  1. indagine svolta dall’UAMI tra i marchi comunitari ancora in fase di domanda o già concessi, che siano precedenti alla domanda in esame e siano uguali a questa oppure confondibili;
  2. ricerca da parte delle singole amministrazioni nazionali tra i marchi registrati nei loro territori, con esclusione di Francia, Germania e Italia che si sono dichiarate non disponibili a svolgere queste ricerche. E’ importante segnalare che per questi tre Stati sorge l’esigenza di effettuare direttamente delle approfondite ricerche al fine di evidenziare eventuali anteriorità.

comunicazione dei risultati
i rapporti di tali ricerche vengono inviati al richiedente il quale, in seguito all’esame degli stessi, può decidere di continuare la pratica iniziata o di ritirare la domanda, trasformandola in tanti depositi nazionali.

Pubblicazione della domanda

l’UAMI pubblica la domanda nel proprio bollettino e segnala ad eventuali titolari di Marchi Comunitari anteriori l’esistenza della domanda di Marchio Comunitario in esame, in modo che essi possano decidere se presentare opposizione alla registrazione oppure no.

Opposizione

i titolari di marchi anteriori che siano identici o confondibili con il marchio richiesto possono presentare opposizione all’UAMI nel termine di tre mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della domanda, dietro pagamento della relativa tassa.
Se dall’esame dell’opposizione risulta che il marchio è escluso dalla registrazione per la totalità, o per una parte, dei prodotti o dei servizi per i quali è stato richiesto il marchio comunitario, la domanda è respinta per tali prodotti o servizi. Nel caso contrario, l’opposizione è respinta.

Registrazione

Se la domanda ha superato positivamente le fasi di esame previste dal regolamento e non sono state presentate opposizioni, il marchio viene registrato come Marchio Comunitario, dietro pagamento della relativa tassa.

I tempi del Marchio Comunitario

nel caso in cui non vi siano opposizioni, e tutto proceda senza intoppi, si può prevedere che, in linea di massima, tra il deposito della domanda e la concessione del marchio trascorrano almeno 12 mesi.

Nel caso in cui siano presentate delle opposizioni questo periodo potrebbe essere invece di almeno 18 mesi.

La durata della registrazione di un Marchio Comunitario è di 10 anni a partire dalla data di deposito e, alla scadenza, può essere rinnovato indefinitamente per periodi decennali.

I costi del Marchio Comunitario

Le principali novità introdotte dal 1° maggio 2009 consentono un risparmio di circa il 40% sulle spese relative al deposito e alla registrazione di un Marchio Comunitario. In particolare sono state soppresse le tasse di registrazione, sia per il marchio individuale che collettivo, mentre la tassa di domanda è stata leggermente aumentata.

Le nuove tasse vengono applicate alle domande presentate dopo il 1° maggio 2009, mentre per quelle presentate prima di questa data, si applicano le tasse precedenti. Per le domande esaminate prima della data di entrata in vigore delle nuove tasse, per le quali l'UAMI ha trasmesso la lettera di richiesta della tassa di registrazione, questa deve pagata, compresa la sovratassa in caso di ritardo. Se invece la registrazione è avvenuta dopo la predetta data, la relativa tassa non deve essere pagata.

Per quanto riguarda la domanda di Marchi Comunitari presentata attraverso il Protocollo di Madrid, rimangono in vigore le vecchie tasse, per un periodo di tre mesi dalla data di notifica da parte della Commissione all'OMPI.

Euro MARCHIO INDIVIDUALE
€ 1.050 Tassa di deposito della domanda in formato cartaceo
€ 900 Tassa di deposito della domanda in formato elettronico
€ 150
Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza
Euro MARCHIO COLLETTIVO
€ 1.800 Tassa di deposito della domanda
€ 300 Tassa per ciascuna classe di prodotti e servizi oltre la terza

Elenco completo delle tasse

L'Unione Europea e la registrazione internazionale dei marchi

A decorrere dal 1° ottobre 2004 la Comunità Europea è entrata a far parte del sistema di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi, pertanto è possibile:

  • richiedere la registrazione internazionale di un marchio basato su una domanda di marchio comunitario o su un marchio comunitario registrato;
  • richiedere la registrazione internazionale di un marchio su base nazionale, designando, quale parte contraente, la Comunità Europea, al fine di ottenere la protezione del marchio in tutto il territorio dell'Unione.

 

Comunità Europea e Marchio Internazionale

Novità conseguenti all'adesione della Comunità Europea al Protocollo di Madrid avvenuta il 1° ottobre 2004

  • Una domanda di marchio comunitario o un marchio comunitario registrato possono essere utilizzati come base per una domanda internazionale o per una designazione successiva

 

L'Ufficio dei Marchi Comunitari quale Ufficio di Origine

 

Dove presentare la domanda

Le domande devono essere presentate direttamente all'UAMI che verifica il contenuto e la completezza della domanda internazionale e provvede al successivo invio all'OMPI di Ginevra;

Modulistica e lingue di lavoro

Le domande devono essere redatte, in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell'Unione Europea, su apposito modulo dell'UAMI EM 2 (modulistica UAMI).
In alternativa possono essere redatte sul modulo MM2 dell'OMPI (modulistica OMPI), in questo caso la compilazione dovrà avvenire in una delle tre lingue del Protocollo di Madrid: francese, inglese o spagnolo.

Costi

  • € 300,00 da effettuarsi direttamente all'UAMI secondo le modalità prescritte dallo stesso Ufficio.
  • tasse internazionali dovute all'OMPI, il cui importo in franchi svizzeri è da determinarsi in base alle regole di calcolo per le registrazioni richieste ai sensi del Protocollo di Madrid. calcola le tasse con il fee calculator

 

Estensione posteriore

Le domande di estensione posteriore basate su un marchio comunitario devono essere presentate all'UAMI utilizzando il modulo elaborato dall'UAMI EM 4 (modulistica UAMI) o in alternativa sul modulo OMPI MM4 (modulistica OMPI)

  • E' possibile designare la Comunità Europea in una domanda internazionale o in una domanda di estensione posteriore

 

L'Ufficio dei Marchi Comunitari quale Ufficio Designato

 

Dove presentare la domanda

Le domande di registrazione internazionale e le domande di estensione posteriore nelle quali viene designata come parte contraente la Comunità Europea devono essere presentate alle Camere di Commercio.

Modulistica e lingue di lavoro

i moduli da utilizzare sono i seguenti: MM2 - MM3 - MM4 (modulistica OMPI):
nei predetti moduli la Comunità Europea è contraddistinta dalla sigla EM
è necessario scegliere una seconda lingua, da utilizzare come lingua procedurale in caso di opposizione, decadenza o nullità. Tale lingua deve essere una delle cinque lingue dell'UAMI (francese, inglese, italiano, spagnolo e tedesco) e deve essere diversa da quella utilizzata per la compilazione del modulo.

Preesistenza

Se un richiedente o titolare di marchio comunitario detiene già un marchio nazionale anteriore identico per prodotti e servizi identici, può rivendicarne la preesistenza. Ciò gli consente di conservare i propri diritti anteriori anche in caso di rinuncia al marchio nazionale o di mancato rinnovo.

Per rivendicare la preesistenza è necessario allegare alla domanda internazionale o alla domanda di designazione posteriore anche il modulo MM17 (modulistica OMPI).

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